专利许可合同未备案

原告诉称:原告经调查发现,被告某厂生产的“某”牌调味品包装与原告取得外观设计专用权的设计相同,销售量大,而被告某厂系被告陶建江的个人独资企业。原告认为,被告的行为侵犯了原告的外观设计专利权,故请求本院判令三被告连带赔偿原告经济损失。

被告某厂:首先,本案原告并非适格原告,无权主张专利权。其次,被告使用系争包装并不侵犯专利权,因为使用行为不属于外观设计专利侵权行为。最后,原告所主张的损害赔偿没有依据。

被告某公司称被告某厂在江浙一带销售量大,被告某公司不知道包装侵权,所以销售了一批侵权产品,现已停止销售。

经审理查明:2006年9月13日,国家知识产权局授予王名为“包装袋”的外观设计专利权。

2006年9月20日,原告与王签订《专利许可使用协议》,约定王授权原告该专利使用权,并保证不与第三方签订和该专利相关的许可使用协议,许可使用期限自2006年9月20日至2015年9月19日。

2009年7月10日,被告某厂与被告某公司签订《独家经销合同书》,约定某厂生产的“某”鸽精调味料由某公司在上海独家销售。合同生效后前三个月为市场磨合期,第四个月开始为市场发展期,在市场磨合期内某公司的计划月销售量不低于300箱,在市场发展期内某公司的计划月销售量不低于800-1,000箱。在市场磨合期内,某厂的供货价为每箱“某”鸽精(454克)160元,在市场发展期内,供货价为每箱150元。某厂保证向某公司提供经国家相关管理部门批准的产品包装、商标、文字和图案等,如因此造成损失,某厂负责赔偿。合同还就其它事宜进行了约定。同月12日,某厂向某公司销售了一箱鸽精,单价160元。

以上事实有原告提供的外观设计专利证书、《专利许可使用协议》、专利年费收据、转账凭单、进帐单、收条、《独家经销合同书》、发票、包装袋等证据在案佐证。

本院认为:本案当事人争议焦点之一是原告是否本案适格主体。被告某厂认为,王系原告的法定代表人,他们签订的专利实施许可合同又未经备案,故该合同虚假,原告不是系争专利的利害关系人,无权提起诉讼。本院认 故原告作为利害关系人有权单独起诉维权。

本案当事人争议焦点之二是各被告是否实施了专利侵权行为。被告某厂辩称,涉案包装袋系案外人前来推销,并非其自行制造,而就外观设计专利权而言,使用行为并非侵权行为,故其行为不构成专利侵权。本院认为 ,故原告请求陶建江承担连带责任并无法律依据。

本案当事人争议的焦点之三是原告是否因被告的侵权行为而遭受损失。根据本院查明的事实,原告本来即与王根弟订有专利实施许可合同,其实施本专利以支付专利许可使用费为对价,现被告未经授权,擅自实施专利的行为显然会导致原告的损失。问题在于被告某厂损害赔偿的金额如何确定。原告主张以其专利实施许可合同约定的专利许可使用费为参考,根据原告和王根弟约定,对应于不到8年的专利许可期限,其专利许可使用费高达200万元,平均每年超过25万元,但该外观设计专利对应的是鸽精包装袋,鸽精产品的销售价格本来就十分低廉,更勿论包装袋在其中的利润贡献率了,因此该专利许可使用费明显不合理,不应作为本案中确定赔偿的参考因素。本院根据专利权的类别、被告某厂侵权的性质、期间、范围、鸽精的销售价格、包装袋的利润贡献程度等因素,酌情确定被告某厂的赔偿数额为4万元。

据此,依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第(七)项、《中华人民共和国专利法》(2000年修正)第十一条第二款、第五十六条第二款、第六十三条第二款、《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条的规定,判决如下:

一、常熟市某调味食品厂于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海品味食品包装有限公司经济损失人民币4万元;

二、驳回原告上海品味食品包装有限公司的其他诉讼请求。

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