1.客体审查标准
判断一项涉及商业方法的权利要求的方案是否属于单纯的商业方法,应重点考察其是否采用了技术手段,如果采用了技术手段,则满足技术属性的要求。根据《专利审查指南》第二部分第一章第二节的规定,技术手段通常是由技术特征来体现的,因此只要权利要求中包含了技术特征,就采用了技术手段。在这个意义上讲,只要某商业方法类申请的方案中包含了技术特征,则不属于单纯商业方法专利申请,则不应当以不符合专利法第二条第二款的规定予以排除。
相反,如果一项商业方法类申请未包含任何技术手段,则属于单纯商业方法专利申请,不属于专利保护的客体,其属于专利法第二十五条二款第(二)项规定的智力活动的规则和方法的范围,同时也不满足技术方案的要求。
例如,某专利申请请求保护一种商品或服务的促销方法,其特征在于该方法采用在销售商品或服务过程中增加售后答题环节来促进商品或服务的销售;其方案中不包含任何技术特征,属于典型的单纯商业方法专利申请,其属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法的范围,同时也不具备技术三要素,不符合专利法第二条第二款的规定。在这类案件的审查中,强化专利法第二十五条第一款第(二)项的适用,弱化专利法第二条第二款的适用,使法条适用回归其立法本意。
2.新颖性、创造性审查标准
涉及商业方法的专利申请的新颖性审查标准与其它类型申请一致,按照《专利审查指南》第二部分第三章所规定的相关原则对技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果4方面进行审查。值得注意的是,考察两个技术方案是否实质相同,应考虑权利要求中所包含的全部特征。
对商业方法类申请的创造性进行审查时,应按照如下标准:
第一,把握专利申请的实质,深入理解申请说明书的内容以及权利要求所请求保护的方案,将权利要求所请求保护的方案和最接近的现有技术进行全面对比,确定区别特征,基于上述区别特征确定权利要求所请求保护的方案实际解决的问题。
第二,判断上述实际解决的问题是否属于技术问题。如果不属于技术问题,则不满足创造性有关技术启示判断中“实际解决技术问题”的要求,即该方案相对于现有技术未作出技术贡献,因此不具备创造性。例如,某专利申请的技术方案与对比文件的区别在于:其要求保护的主题是粮食经纪人信息管理系统,管理的是粮食经纪人相关的数据,对比文件的主题是驾驶员违章信息管理系统,管理的是驾驶员违章信息相关的数据。根据该区别特征,该方案所实际解决的问题为:对于粮食经纪人相关数据进行管理。该问题不属于技术问题,其方案没有对现有技术做出技术贡献,在此基础上得出该权利要求不具备创造性的结论。按照这种判断方式,解决的问题是否具备技术属性的认定与以往的审查思路有一定的延续性。同时,在确定解决问题的技术属性时同样要依据技术效果来进行,也与EPO的审查思路基本一致。
第三,如果解决了技术问题,则按照创造性审查的一般标准,判断现有技术中是否存在技术启示,基于此判断该方案是否显而易见,进而判断其是否具备创造性。在某专利申请中,其权利要求1与对比文件对比得到其区别在于:使用输入键盘作为用于进行险种及具体保险内容设定的输入部件,对比文件的方案使用了手写输入部件或触摸屏作为输入部件。基于上述区别,该权利要求所请求保护的方案实际所要解决的问题是:使用何种输入部件进行信息的输入。然而所属技术领域的技术人员知晓,输入键盘、手写输入部件以及触摸屏都是本领域常见的输入部件,属于本领域的公知常识。因此,在上述对比文件的基础上结合本领域的公知常识得到权利要求1所请求保护的方案,对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的,从而得出权利要求1不具备创造性的结论。
需要注意的是,如果基于区别特征确定所请求保护的方案实际解决的问题既包含技术问题,又包含其他问题,则重点考量其实际解决的技术问题,进而判断权利要求是否具备创造性。
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