上海专利律师网北京市集佳律师事务所 李洪江
北京集慧智佳知识产权咨询公司 杨晶晶
【摘要】
复审委通常仅针对当事人提出的无效宣告请求范围、理由和证据进行审查，并不承担全面审查专利有效性的义务。然而据笔者统计，复审委在13,390件无效案件中共有14件（比例为0.1%）主动引入了公知常识性证据。笔者通过案例研究，分析复审委主动引入公知常识的不同情况，试图供审查指南修订时参考。
一、案件背景
在“重锤料位计”案[1]中，决定以权利要求不符合专利法第22条第2款、第3款为由，宣告其无效。专利权人不服，依法向北京市一中院提起行政诉讼。此案争议焦点是，无效请求人明确无效理由、证据和范围包括：权利要求1－8相对于证据3不符合专利法第22条2款的规定。复审委主动引入证据3和本领域常用技术手段或公知常识的结合来评述权利要求6-8不具备创造性。
复审委依职权引入公知常识性证据的依据是什么？案件数量有多少？法院是什么态度？有没有什么限制条件？这一系列问题少有研究。
二、法律规定
专利法实施细则第65条规定，无效请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。审查指南具体详述了这一点：请求人应当具体说明无效理由，提交证据的，应当结合提交的所有证据具体说明。请求人针对专利法第22条第3款的规定提交多篇对比文件的，应当指明单独对比还是结合对比的方式。如果是结合方式，应当指明具体结合方式。否则其无效宣告请求不予受理。
审查指南还明确限定了“依职权”进行审查的七种情形：
（1）至（6）明确限定了具体的适用条件[2]。（7）复审委可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。
除上述56字的描述之外，专利法及其细则、审查指南、审查操作规程等均未对突破“请求原则”的依职权引入公知常识性证据的情况进行进一步限定。那么复审委是如何把控“依职权引入公知常识性证据”这把“利剑”的呢？笔者试图通过案例统计的方式研究一下以往的案例。
三、案例统计
笔者利用darts-IP[3]全球知识产权案例数据库进行了分析统计[4]，该数据库共收录13,174件无效宣告请求审查决定书全文，并可以进行详细的数据统计功能。
经过统计发现，在13,174件无效决定中涉及复审委依职权审查（包含上述七项内容）的案件为292件；单独涉及公知常识性证据审查的案件为6,337件；其中既包含复审委依职权审查又包含公知常识性证据审查的无效决定书仅有193件。经过进一步筛选，属于复审委依职权引入公知常识性证据进行无效宣告请求审查的第七种情形的无效决定书仅有14件（比例为0.1%）。
案件基本情况见下表：
序号
决定号
专利名称
依职权引入公知常识要点记录
法院判决
1
WX11312
一种智能报警灭火器
请求书没有主张区别特征为公知常识，也没提出证据；复审委依职权引入公知常识并认定对本领域技术人员来说该区别属于公知常识；没有给予专利权人庭后陈述意见的机会
一审撤销，二审维持原判；理由是违反听证原则
2
WX20423
电热开水器
（专利权人未参加口审）请求书中未明确公知常识；在口审期间主张公知常识并结合对比文件评述创造性；合议组当庭依职权认定“内设防干烧装置”为加热器中公知常识；并发出发出无效宣告请求审查通知书，给予专利权人陈述意见的机会
无
3
WX20438
一种阳角线收口条
（请求人未参加口审）请求书中未明确公知常识；未参加口审；合议组依职权认定技术特征为公知常识；并听取专利权人意见
无
4
WX16977
一种洗衣机壳体
请求书中明确附件2和附件3结合公知常识评价权利要求4不具有创造性；口审期间合议组依职权重新组合附件1、附件2、公知常识评价权利要求4的创造性；专利权人明确放弃陈述意见
无
5
WX16839
数据重放设备和数据记录器
请求书中未明确公知常识；口审期间引入公知常识结合对比文件；合议组依职权认定公知常识；专利权人陈述意见
一审维持
6
WX15880
GSM通信系统扩大小区半径的方法
请求书中提出公知常识；合议组在口审中依职权认定公知常识；专利权人陈述意见
无
7
WX15842
纱布卫生巾
请求书中明确提出公知常识；但未提交证据；合议组依职权认定公知常识并结合证据5评述权利要求1-4、6-9的创造性；给予专利权人一个月的陈述意见机会
无
8
WX14389
端子构造
请求书中明确提出公知常识性证据；合议组在口审后认定请求人提交的证据属于公知常识；并给专利权人10日的陈述意见的机会
一审维持，二审维持原判
9
WX14126
前滚后驱微耕机
请求人明确无效理由为：权利要求1-4相对于证据2不具备创造性，放弃其他无效理由；且在口审中提交公知常识性证据；合议组依职权认定权利要求1中“滚筒”以及权利要求2中“可调节高低的引导轮”为公知常识的理由；专利权人陈述意见
无
10
WX13633
手持式吸痰器
请求人提出权利要求1相对于证据1、2不具备创造性的无效理由，合议组认为，权利要求1中“密封圈”这一技术特征没有被证据1、2所公开，也不属于证据1、2隐含公开的内容；但是合议组认为，为增强活塞与内壁之间的密封性能而在活塞的外表面槽里设置密封圈属于本领域技术人员的常规技术选择，故合议组依职权认定密封圈属于本领域技术人员的常规技术选择来评述权利要求1的创造性手持式吸痰器；口审后向双方当事人发出无效宣告请求审查通知书给予专利权人陈述意见的机会
无
11
WX5685
螺旋钻机
请求书中及口审中未明确提出公知常识；也未给证据；合议组依职权引入国家标准类证据；给予专利权人30日的陈述意见机会
无
12
WX18967
全喂入联合收割机的脱粒与分离装置
请求人在口审中当庭明确的有关创造性的无效理由包括本专利权利要求1-4相对于对比文件1不具备创造性，相对于证据2与公知常识的结合不具备创造性；请求人在口审中明确表示放弃对比文件3结合公知常识评价本专利创造性的无效理由；合议组以对比文件3、2及公知常识结合评述本专利权利要求1-4的创造性；专利权人陈述意见
一审撤销；复审委依职权引入的无效理由属于超越职权的行政行为
13
WX13141
烟草蒸发器
请求人在口审中明确权利要求1相对于对比文件1附图4所示实施例与公知常识的结合不具备创造性的理由；合议组认为对于请求人明确的权利要求1相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性的理由应该予以接受和考虑；并且在口审过程中双方当事人就上述公知常识充分发表过意见。
无
14
Wx15060
重锤料位计
请求书未提及公知常识；复审委口审期间依职权引入证据3和公知常识的结合这一方式来评述权利要求6－8不具备创造性；专利权人陈述意见
一审维持，二审维持原判
四、统计结果分析
根据上表，笔者发现复审委在无效案件审查过程中依职权引入公知常识的情形至少包括如下几种：
第一，请求人按照“无效宣告请求范围应当明确”的要求在请求书中已明确提出公知常识理由及相应的证据评价某一权利要求；复审委庭审中依职权引入请求人提交的相同的公知常识性证据评价其他请求人未指明的权利要求，或者重新组合证据评价相同的权利要求。“一种洗衣机壳体”案便属于后者的情况。
第二，请求人在请求书中未明确提出公知常识性理由，在口审中当庭主张公知常识组合方式，复审委顺便依职权认定。例如“烟草蒸发器”案。
第三，请求人在请求书及口审中均未明确提出公知常识性理由，复审委依职权主动引入并认定公知常识。例如“重锤料位计”案、“手持式吸痰器”案。
但是通过考察上述所占无效决定比例极小的14件案件来看，无论是请求人在请求书中或者口审期间明确提出“公知常识”性理由或者证据，复审委都可以依职权引入公知常识性证据或者认定为“本领域技术人员的常规技术手段”，但是在作出对专利权人不利的决定之前，应当依据“听证原则”，给予专利权人陈述意见的机会，否则人民法院是不认可的。在“一种智能报警灭火器”发明专利权无效行政纠纷案[5]中，复审委依职权引入公知常识结合其他证据的来评价权利要求的创造性。后经一、二审法院审理后均认为，复审委在其作出宣告本专利无效决定之前，并没有给予审查决定对其不利的当事人即专利权人就该公知常识的认定陈述意见的机会。在专利权人未对引入的公知常识进行意见陈述，复审委也未举证证明该技术属于公知常识的情况下，复审委的该做法违反了无效宣告程序中的听证原则，因此一审判决撤销无效决定，二审维持原判。
五、复审委应当谨慎适用“依职权认定公知常识”
在专利无效宣告请求审查过程中，复审委依据请求人提交的证据、理由和范围对本专利的稳定性进行审查，应当保持“中立者”的角色。如果请求人没有明确公知常识证据的结合方式，复审委依职权主动引入，难免有将起自己的位置“等同于”请求人之嫌。因此，综合考量上述14件无效决定，笔者主张在复审委依职权引入公知常识性证据时，应当坚持“请求原则”、“听证原则”优先，本着“谨慎”的原则，公平、合理地认定“公知常识性证据”。
美国《审查指南》对审查员依职权引入公知常识进行创造性判断时应当遵循以下原则[6]：
第一、只有在某些情况下才允许审查员不用书面证据而依职权判断创造性。当依职权认定时，只能是所认定的事实确定是公知常识，或者能够立即地毫无异议地表明是公知的本领域普通常识。
第二、当认定的事实是公知常识但却不能立即地毫无疑问地证实为公知常识的情况下，审查员也不能在没有援引证据的情况下依职权认定。仅仅依据本领域技术领域的普通常识认定显而易见而没有证据支持是绝对不允许的。
第三、依职权认定事实必须是清楚的、正确的。如果依职权认定的公知常识并没有书面证据支持，则相关事实应当已经被证实，如有其他对比文件的记载能够支持，或者没有记载与其矛盾。
第四、如果专利权人对依职权认定的事实或公知常识提出异议，审查员必须提供充分证据支持其认定。为了足以推翻审查员的事实认定，权利人必须具体指出可能存在的错误，可以包括认为依职权认定的事实并不是普通常识或者本领域公知的技术。
第五、在申请人提出异议后，如果审查员补充了对比文件，而且新补充的对比文件只是针对申请人对公知常识的认定的异议，并不导致新的争议，则审查员可以做出行政决定。如果补充的对比文件不仅仅为公知常识的认定提供依据，还支持其他驳回理由，则不能做出行政决定。
“取人之长、为我所用”，我国审查指南应当辩证的看待美国审查指南的相关规定，在能够起到一定的作用的前提下，借鉴并不是不可取的。关键在于复审委在依职权主动引入公知常识的情况下，应当坚持“请求原则”、“听证原则”优先，谨慎地适用“主动依职权引入公知常识的特权”。
[1] 2010年6月25日，专利复审委员会作出第W15060号无效宣告请求审查决定宣告200720005612.5号实用新型专利权全部无效
[2]《审查指南》第4部分第3章规定： （1）请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的，复审委可以告知其有关法律规定的含义，允许其变更或者依职权变更为相对应的无效宣告理由。 （2） 专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷，复审委可以引入相关的理由进行审查。 （3） 专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的，复审委可依职权针对专利权的上述缺陷引入相关无效宣告理由并进行审查。 （4） 请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的，复审委可以依职权引入该无效宣告理由对其他权利要求进行审查。 （5） 请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效，而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷，复审委可以引入与该缺陷相对应的理由对其他权利要求进行审查。 （6） 请求人以不符合专利法第33条或者细则第43条第1款的规定为由请求宣告专利权无效，且对修改超出原申请文件记载范围的事实进行了具体的分析和说明，但未提交原申请文件的，复审委可以引入该专利的原申请文件作为证据。
[4] Darts-IP（官网：www.darts-ip.com）是一家收录了欧洲、美国、中国等主要国家的知识产权案例的数据库。从darts-IP数据库检索到的所有无效宣告请求审查决定案件共计13,174件（不含外观设计），对比国家知识产权局专利复审委员会官网http://www.sipo-reexam.gov.cn/检索到到的（截止2014年4月15日）无效审查决定案件共计13,390件（不含外观设计），两者相差仅有216件（比例为1.6%），笔者认为该差别对于统计结果的影响不大。
[5] 北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第1057号行政判决书，北京市高级人民法院（2009）高行终字第652号行政判决书。
[6] 石必胜，北京市高级人民法院知识产权庭法官，《专利创造性判断研究》，知识产权出版社2012年版，第202页。
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