【小编导读】
2014年4月29日,美国最高法院对Octane Fitness, LLC. v. ICON Health & Fitness, Inc.案做出判决,放宽了专利诉讼中胜诉方可获律师费的认定标准。本案判决对遏制专利蟑螂现象,或有重大意义。
【案情简介】
2008年,ICON Health & Fitness股份有限公司以侵犯专利权为由将Octane Fitness有限责任公司诉至联邦地区法院。地区法院准予了Octane不侵权的即决判决请求,但是以不满足联邦巡回法院在Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int’l, Inc.(393 F. 3d 1378, 1381)案中确立的标准(下文详述)为由,拒绝判给Octane专利法第285条规定的律师费,尽管有邮件证明ICON的起诉是出于商业战略(Octane以此来主张ICON起诉具有主观恶意)。
为此,Octane上诉至联邦巡回法院,主张地区法院根据专利法第285条在认定本案是否属于例外案件时,适用了过于严格的标准。联邦巡回法院维持了原判,拒绝对已经确立的判断例外性之标准进行重新考量。美国最高法院撤销了原判,发回重审。
【涉及法条】
美国专利法第285条规定:法院在例外案件中可判胜诉方获得合理的律师费。但对“例外”并未作出清楚定义。
【争议焦点】
Brooks Furniture案中确立的例外案件认定标准与举证标准是否符合法律文本。
【法院观点】
联邦巡回上诉法院在Brooks Furniture案中,
1、认定仅有两种情况可成立专利诉讼之例外案件:
(1)存在与诉讼标的相关之重大不适当行为,如故意侵权、专利取得涉及造假或不正当行为、诉讼中有不当行为、滥诉、违反联邦民事诉讼程序规则第11条的行为,或属违法行为。
(2)诉讼案件之起诉是出自主观恶意,且该诉讼客观上无根据。判断客观上无根据的标准是:起诉太缺乏合理性以至于没有理性的当事人相信能胜诉,或者原告明知客观上无根据。
2、专利诉讼当事人主张例外案件需要举证明确且令人信服的证据。
联邦地区法院依上述规则进行审判,认为Octane未能证明ICON的起诉出自主观恶意且客观无依据,驳回判给Octane律师费的请求,联邦巡回上诉法院维持地区法院的判决。
【美国最高法院观点】
联邦巡回上诉法院Brooks Furniture案中就专利法第285条之适用所建立的认定标准过于严格,第285条对于一审法院裁定胜诉方可获得律师费的裁量权,仅设下唯一一项限制,即该诉讼案件必须是例外案件(exceptional cases)。
专利法并没有定义“例外”,因此在对“例外”进行解释时,应符合其通常含义。
因此,美国最高法院认为,例外案件仅是一个诉讼案件,其一方当事人诉讼立场上的实质强度(同时考量所适用法律与案件事实)或进行诉讼的不合理程度,相较于其他案件有特别突出之处。联邦地区法院可以在考量案件整理情景状况之下,依个案行使其自由裁量权来裁定一个案件是否为例外案件。
Brooks Furniture案中建立的认定标准过于严格,使专利法第285条的规定大部分形同具文:
就第一个标准而言,联邦巡回上诉法院所列举的不适当行为大多数均为可独立被裁罚的不当行为,这并非是认定例外案件的适当标准。地区法院可以在诉讼当事人的不合理行为并未构成可独立被裁罚之行为,却仍然相当“例外”的少数诉讼案件中,裁定胜诉方可获得律师费。
就第二个标准而言,只要诉讼案件中存在主观恶意或特别没有依据的请求(无须同时具备两个要件),均足以成立例外案件。
美国最高法院亦推翻联邦巡回上诉法院认为主张例外案件需提交确实且令人信服之证据的观点,指出专利法第285条并未设立特殊举证责任,更不用说如此高的证据标准。因此,应适用专利诉讼案件中惯常采用的优势证据标准。
【关联案件】
Highmark Inc. v. Allcare Health Management System Inc
同日,美国最高法院亦以全体一致的表决结果对Highmark诉Allcare专利无效案作出判决,认定联邦地区法院裁定一专利诉讼案件为例外案件是行使其自由裁量权,因此,该裁定经上诉后,上诉法院应以该裁定是否构成滥用裁量权来进行审理,而非将其视为法律议题而重审。
【本案意义】
专利诉讼中胜诉方可获律师费的认定标准被放宽,申请人不再需要同时证明对方起诉具有主观恶意且客观无根据,并且例外案件不限于可独立被裁罚的不当行为。在面对专利流氓时,胜诉方请求法院裁定败诉方支付其合理律师费的成功率将大大增加,有效抑制此类滥诉行为,也将对目前未决的专利改革法案产生一定影响,推动在律师费方面的进一步立法活动。
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